Старший юрист INTEGRITES Дар’я Ганзієнко підготувала для AIN.UA колонку на тему IP due diligence (дьюдил інтелектуальної власності): що це таке, що потрібно про нього знати і скільки коштує його проведення.
Бажаєте інвестувати в стартап? Вигідно продати власний IT-бізнес, або придбати новий? Тоді, без IP due diligence не обійтись. Зазвичай, він є однією із складових комплексної перевірки компанії, що включає податковий та M&A due diligence.
IP due diligence потрібен IT-компаніям, у яких інтелектуальна власність (ІВ) є головним активом, або ж у яких є великий портфель ІВ.
Найчастіше у проведенні дьюдилу ІТ-компаній зацікавлений:
- Венчурний інвестор, який має намір інвестувати в стартап
- Покупець/продавець бізнесу
- Потенційний партнер при створенні спільного підприємства
- Покупець, зацікавлений в придбанні виключно ІВ компанії (наприклад, готового продукту)
Головна мета перевірки – виявити дефекти в системі управління ІВ компанії, які можуть становити ризики для інвестора/покупця при укладанні угоди.
Етапи IP due diligence:
- Ідентифікація всіх нематеріальних активів, які можна віднести до ІВ (патенти чи патентоздатні активи, торгові марки, фірмові та комерційні найменування, дизайни, ноу-хау, конфіденційну інформацію і т.д.), їх використання на підприємстві та охорона (патенти, свідоцтва, комерційна таємниця тощо).
- Перевірка оплати всіх обов’язкових платежів (річні збори за підтримання чинності патентів, заявки на видачу охоронних документів, виплата роялті за ліцензійними договорами та авторської винагороди, тощо). Перевірка фактичного використання об’єктів в комерційній діяльності.
- З’ясування географії об’єктів ІВ (територія, на яку поширюється їх дія, щоб визначити, чи відповідає таке територіальне покриття інтересам покупця/Інвестора, чи потрібна правова охорона в інших державах).
- Оцінка незареєстрованого права ІВ (ноу-хау, потенційні винаходи та інновації, комерційна таємниця, авторські права) та способів їх охорони.
- Аналіз підстав для використання об’єктів ІВ: чи є компанія правовласником чи ліцензіатом, на підставі якої ліцензії використовує – виключної чи невиключної. Аналіз трудових договорів з розробниками (винахідниками), а також інших документів по оформленню прав на службові результати ІВ, договорів про нерозголошення. Даний етап допоможе визначити наявні проблеми з володінням правами ІВ, причинами їх існування та можливими шляхами усунення. На даному етапі також оцінюються строки дії виключних майнових прав на об’єкти ІВ.
- Перевірка можливості та фактичного порушення прав ІВ третіми особами. Перевірка судових та інші спорів щодо ІВ та оцінка ризиків виникнення таких спорів.
- Оцінка ступеню захисту ІВ компанії (наявність фактичних та потенційних порушень, надаються рекомендації по їх усуненню).
В результаті проведеного IP due diligence складається звіт (IP due diligence report), який включає всі перелічені етапи, об’єм опрацьованих документів, виявлені ризики та рекомендації по їх усуненню.
Вартість дьюдилу напряму залежить від обсягу портфелю інтелектуальної власності компанії і кількості задач, які ставить перед собою замовник, та може варіювати від 3000 до 15 000 доларів. Та якщо ми говоримо про стартап, то розуміємо, що портфель об’єктів ІВ у нього не може бути великим, тож і вартість – надто високою.
Як результати дьюдилу можуть вплинути на потенційну угоду?
Виявлені в результаті проведеного дьюдилу ризики впливатимуть на коригування ціни угоди в сторону зменшення, на строк дії угоди, на зміну окремих умов, зокрема, щодо страхування ризиків, а при найгіршому сценарії – призвести до скасування угоди. Ризиків, які можуть вплинути на рішення покупця чи інвестора в ІТ стартап може бути безліч, тож виділю найбільш розповсюджені:
- Відсутність документально підтвердженого права власності на певні нематеріальні активи (не зареєстровані торгові марки, не зафіксовані авторські права)
- Закінчення строку дії охоронних документів, несплата платежів за продовження чинності, невикористання торгової марки протягом декількох років, що породжує ризик оскарження
- Порушення прав ІВ третіх осіб, в тому числі судові спори щодо об’єктів ІВ, порушення законодавства про економічну конкуренцію, справи в АМКУ щодо недобросовісної конкуренції
- Закінчення строку ліцензійної угоди без домовленостей про продовження; заборгованість з виплати роялті; завищений (занижений) відсоток роялті за ліцензійним договором;
- Податкові ризики, які можуть визначатись як при комплексній податковій перевірці, так і в рамках окремо проведеного дьюдилу ІВ. Часто при постановці об’єкта ІВ на бухгалтерський облік умисно неправильно визначають його собівартість та викривляють суму нарахованої амортизації з метою зменшення прибутку, що є своєрідним способом ухилення від сплати податків.
Поширеною є ситуація, коли об’єкти ІВ, якими користується компанія, зареєстровані на фізичну особу – засновника компанії (його дружину/чоловіка), а договори на передачу прав на такі об’єкти відсутні, а отже покупець ризикує придбати компанію без її головного активу, наприклад, торгової марки. Тільки уявіть собі, що хтось купує корпорацію Apple без права використовувати ТМ Apple.
Навіщо ж тоді продавцеві проводити дьюдил ІВ та розкривати те, що він старанно приховував?
Найкращою відповіддю буде прислів’я «Praemonitus, praemunitus» (Хто попереджений, той озброєний). Якщо продавець не виявить всі ризики, вчасно їх не усуне, то їх обов’язково виявить покупець/інвестор і збиватиме ціну угоди, або ж взагалі відмовиться від її укладання. Будьте певні, що угоди, які укладають іноземні інвестори не проходять без ретельного та всебічного дьюдилу. Тож задача IT-компанії як продавця – спрацювати на випередження та визначити, які з ризиків є ділбрейкерами.
Уявіть собі, що потенційний інвестор в ІТ-стартап проводить дьюдил і з’ясовує, що найменування під яким стартап є відомим – не зареєстроване як торгова марка, в договорах з розробниками відсутні умови щодо передачі авторських прав, а об’єкти авторського права не обліковуються, а конкуренти ще й звинувачують у копіюванні коду програми. Навряд, в такому несприятливому ІР кліматі компанія отримує інвестиції, на які розраховує, або ж інвестор взагалі передумає заходити в ризиковий стартап.
Проблеми, які часто виникають при проведенні перевірки
Всі перевіряючі стикаються з проблемою комунікації та надання запитуваної інформації. По-перше, продавець повинен усвідомлювати, що приховування документів, надання неповного об’єму запитуваної інформації, викликатиме абсолютну недовіру покупця/інвестора і може спричинити зрив угоди. Тож краще надати всі документи, навіть з численними неточностями, але при цьому продемонструвати свою чесність та готовність до виправлення помилок, ніж приховати те, що врешті буде з’ясовано, та остаточно підірвати довіру інвестора чи покупця.
По-друге, потрібно роз’яснити своїм працівникам необхідність надання документів. Адже часто саме працівники ігнорують запити, щоб приховати власні помилки, як від перевіряючих, так і від керівництва. В ІТ-компаніях це найбільше стосується саме юристів, які відповідальні за формування стратегії захисту ІВ.
Яка користь від вчасно проведеного дьюдилу?
По-перше, IP due diligence допоможе виявити прогалини в системі управління ІВ, перш ніж їх виявить інвестор. По-друге, виявлені недоліки можуть бути усунені самостійно продавцем до укладання бізнес угоди. По-третє, виявлені інвестором/покупцем ризики можуть призвести до зменшення ціни угоди чи укладання її на умовах, не вигідних для продавця, або ж взагалі до відмови від укладання угоди.
Пам’ятайте, що серйозно налаштований інвестор/покупець обов’язково перевірятиме ваш IP due diligence report. Ретельно підготовлений та детальний звіт покаже вас як надійного бізнес партнера.
Автор: Старший юрист INTEGRITES Дар’я Ганзієнко.
Источник: ain.ua
Самые актуальные новости - в 
